특허관련 세미나특허관련 세미나

대표변리사 이 철 희

가디언 국제특허법률사무소

서울 강남구 삼성동 156-13 우경빌딩 2층T. 02-2051-1465, chlee@ipguard.co.kr

March. 23, 2012

目 次目 次

II. 해외특허출원

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

IV. 명세서 작성 실무

별첨자료

I. 지적재산권 개요

Guardian Property

지적재산권의 분류

특허출원과 기타 절차의 흐름도

특허제도 일반

특허요건

I. 지적재산권 개요I. 지적재산권 개요

산업재산권의 기본개요

Guardian Property

지적재산권

(Intellectual Property)

산업재산권

(Industrial Property)

저작권(Copyright)

신 지식재산권

영업비밀 (Trade Secret)

컴퓨터 프로그램

반도체 배치회로

Data Base

특허 (Patent)

실용신안 (Utility Model)

디자인 (Industrial Design)

상표 (Trade Mark)

지적재산권의 분류I. 지적재산권 개요

Guardian Property

특허

디자인

상표

산업재산권의 기본 개요I. 지적재산권 개요

병모양

병따개에 관한

기술개발

Guardian Property

특허출원과 기타 절차의 흐름도I. 지적재산권 개요

출원

심사청구

無거절이

유

의견제출통지

N방식심사

출원공개

심사착수

특허결정

거절이유해소

거절결정

거절불복심판

재심사

Y

취소특허법원, 대법원

18개월 후

심사청구 순으로

5년 이내, NO

설정등록

등록공고

확정

보정 명령

취하간주

권리행사 무효심판

Guardian Property

특허제도 일반I. 지적재산권 개요

- 목적 : 발명의 보호, 장려, 이용을 도모하여 기술발전을 촉진, 산업발전에 이바지

- 특허권 : 특허권자는 業으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(기술공개를 대가로 독점배타적 권리를 부여함)

- 발명 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 高度한 것

- 實施 : 물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약, 전시, 방법의 사용 (사업적 목적)

- 특허권 = 재산권(無體재산권)이므로 移轉(양도, 상속 및 일반승계, 질권설정, 강제집행, 판결, 신탁 등) 및 공유 가능

- 침해에 대한 조치 : 민사상 (권리침해금지, 신용회복, 손해배상, 부당이득반환)

형사상 (7년 이하 징역, 1억원 이하의 벌금, 親告罪, 兩罰罪)

- 심판/소송 : 무효심판, 정정심판, 권리범위확인심판, 심결취소소송, 특허침해소송

Guardian Property

특허 요건I. 지적재산권 개요

- 발명의 성립성 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 高度한 것

- 산업상 이용가능성 : 주로 1,2차 산업, 3차산업(의료,금융 등) 제외

- 신규성 : 국내에 공지,공연 실시되지 않거나 국내외 간행물에 반포되지 않은 것(본인의 논문, 박람회 출품 등의 경우는 6개월 이내 출원한 것)

- 진보성 : 종래의 기술로부터 용이하게 발명 가능한 것이 아닐 것

- 권리능력, 행위능력이 있는 자 (자연인, 法人, 외국인)

- 선(출)원주의 : 먼저 출원한 자

- 1출원 1발명 : 하나의 출원서에는 하나의 발명

- 특허받을 수 없는 발명 : 유성생식, 공서양속 위반, 국방상 필요

- 명세서 기재요건 ( 상세한 설명과 특허청구범위)

Guardian Property

II. 해외특허 출원II. 해외특허 출원

해외출원의 여러가지 방법

파리협약에 의한 해외출원

PCT에 의한 국제출원

각국별 특허제도

Guardian Property

II. 해외특허 출원

- 해당 외국에 직접 출원 (국내출원과 무관하게 진행)

- 파리협약에 의한 우선권 주장 출원

- PCT에 의한 우선권 주장 출원

- 지역특허출원(EPO, ARIPO)

- PCT에 의한 국제 출원(국내출원과 무관하게 진행)

해외출원의 여러가지 방법

Guardian Property

- 국내 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하여 각국별로 해외출원 하는 경우특허성 판단시점을 국내출원일(우선일)로 소급하여 주는 제도

미국출원A + a

한국출원 A (우선일)1년

제3자의 출원 또는발명내용의 공개

일본출원A + b 중국출원

A + c

II. 해외특허 출원 파리협약에 의한 해외출원

Guardian Property

PCT(Patent Cooperation Treaty) : 하나의 발명을 다수국에 출원하는 경우절차의 간소화를 위해 체결된 다자간 방식통일조약

30개월

PCT출원

30개월

제1국 출원(우선일)

각국내단계진입

1년

PCT에 의한우선권 주장출원 각국내단계진입

제3자의 발명공개

II. 해외특허 출원 PCT에 의한 국제출원 -- 절차

Guardian Property

한국 출원

12 16 18 22

12

28 30

해외출원

한국출원

PCT 출원

조사보고서및 견해서

국제공개

예비심사청구기한(optional)

파리협약

PCT

예비심사보고서

(optional)

국내단계진입

(months)

0

0

II. 해외특허 출원 PCT에 의한 국제출원 – 파리협약과의 비교

Guardian Property

PCT 출원의 장점

- 각 지정국의 국내단계 진입 시 추가비용 발생

- 절차의 이중적 진행 및 특허획득 기간이 지체됨

- 출원명세서 작성이 용이(국어, 영어,일어)

- 국제조사보고서, 국제예비심사보고서를 통해 특허성을 용이하게 판단 가능

- 각 지정국에서의 절차 진행기간(30개월)이 연장되므로 시간적으로 여유, 국내건의등록 여부를 지켜본 후 각 지정국 별 국내단계 진입여부를 결정할 수 있음

PCT 출원의 단점

II. 해외특허 출원 PCT에 의한 국제출원 – 장단점

Guardian Property

PCT 출원 시 소요되는 비용

- 각 지정국 별로 국내단계 진입 시 각 국별로 추가비용 발생

- 국내 대리인 수수료

-국제출원료 : 1,096,000원(30매 기준)

-조사료 : 225,000원(한국 특허청을 국제조사기관으로 선택시)

-송달료 : 45,000원

-PCT SAFE(전자출원) 감면료 : -235,000원

각 지정국별 국내단계 진입 시 추가비용

- 번역료

- 대략 300 ~ 350 만원 소요

II. 해외특허 출원 PCT에 의한 국제출원 – 출원비용

Guardian Property

- 발명자주의 : 미국 출원은 발명자만이 제출할 수 있다. (선발명주의)

- 출원료 : 독립항 3항 포함 총 20항 까지 기본료 적용, 복수의 항을 인용하는다중종속항에 대해서는 추가 수수료 적용, (small entity 50% D.C.)

- IDS(Information Disclosure Statements) : 특허출원을 하는 자는 당해 출원발명과관련하여 자신이 알고 있는 모든 정보를 제공하여야 한다. 위반 시 특허 무효사유에해당

- 출원공개제도 : 외국특허청에 출원되었거나 출원인이 공개를 요청한 경우출원일로부터 18개월 이후 출원 내용을 일반에 공개하는 제도,

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 미국특허법(35 USC)

Guardian Property

(1) Title of Invention

(3) Brief Summary of the Invention

(2) Background of Invention

(4) Brief Description of Drawings

(5) Detailed Description of the Invention

(6) Claims

(7) Drawings

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 미국 명세서 기재사항

Guardian Property

- 대략 400 ~ 450만원 정도 소요

- 국내 대리인 수수료

-Application Fees : 310$ (DEC.8,2004 이후), 독립항 3항(총20항) 기준

-Search Fees : 510$

-Examination Fees : 210$-기타 경비 :

- small entity(개인, 소기업, 비영리기관)의 경우 50% D.C.

- 번역료

- 해외 대리인 수수료(명세서 review 정도에 따라 상이, 대략 1,000$)

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 미국출원비용

Guardian Property

- 유럽각국에 직접 출원(EPO를 통한 경로 보다는 신속)

- PCT 출원 시 EPO를 지정 -> EPO 국내단계 진입 -> 각 지정국 등록

-EPO(유럽특허청)를 통하여 출원 -> 특허 허여 결정 -> 각 지정국에 번역문제출하여 등록을 받아야 각국 별로 권리행사 가능

- 장점 : 유럽특허청의 써치레포트 활용 가능, 양질의 심사

- 단점 : 심사기간이 장기간

- PCT 출원 후 각 국별(FR, IT 등)로 국내단계진입

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 유럽특허출원경로

Guardian Property

- 대략 700 ~ 750만원 정도 소요

- 국내 대리인 수수료

-Application Fees : 100유로

-Search Fees : 1,050 유로

-Examination Fees : 1,405 +200/16항 초과 claim(유로)

-7개국 지정료 : 595 유로

- 기타 경비 : 심사유지 3년차료 등..

- 번역료

- 해외 대리인 수수료(대략 1,200유로)

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 유럽출원비용(EPO)

Guardian Property

일본특허명세서의 기재사항

요약 – 과제, 해결수단

대부분의 제도가 우리 특허제도와 유사함

특허청구범위

발명의 상세한 설명 – 발명이 속하는 기술분야, 종래의 기술, 발명이 해결하고자하는과제, 해결수단, 발명의 실시 형태, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명

도면

일본 특허제도

심사청구료가 다른 국가에 비해 비쌈 - 출원일로부터 3년 이내에 심사청구가능하므로 국내출원의 진행 경과에 따라 추후 심사청구하는 것을 고려할 필요 있음

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 일본 명세서

Guardian Property

- 대략 600 ~ 650만원 정도 소요

- 국내 대리인 수수료

-출원료 : 16,000 엔

-심사청구료 : 168,600 + 4,000/claim (엔)

-기타 경비 :

- 번역료

- 해외 대리인 수수료(명세서 review 정도에 따라 상이, 대략 180,00 엔 이상)

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 일본출원 비용

Guardian Property

중국특허명세서의 기재사항

청구서 – 발명자, 출원인 인적사항

대부분의 제도가 우리 특허제도와 유사함

설명서 – 상세한 설명

권리요구서 - 특허청구범위

설명서 첨부 도면 (필요시)

설명서 개요 - 요약서

중국 특허제도

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 중국 명세서 기재

Guardian Property

- 대략 350 ~ 400만원 정도 소요

- 국내 대리인 수수료

-출원료 : 950 RMB(위안)

-심사청구료 : 2,500 + 150/10항 초과claim (위안)

-기타 경비 :

- 번역료 : 해외 대리인 수수료에 포함

- 해외 대리인 수수료(번역료 포함하여 대략 15,000 RMB)

II. 해외특허 출원 각국별 특허제도 – 중국출원 비용

Guardian Property

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

TI 對 韓日 DRAM 회사 (1986)

SGS-Thomson 對 韓日 DRAM 회사 (1989)

IBM 對 국내 PC 업계 (1990)

Polaroid 對 Kodak (1990)

Honeywell 對 Minolta (1992)

원양어선의 미끼투척기 사건

한국 T사 소켓 사건

한국 R사의 동전 선별기 사건

한국 S사의 IC 사건

Guardian Property

TI 對 韓日 DRAM 회사 (1986)

- 대상 기업 : NEC, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi, Matsushita, Sharp, Oki및 삼성전자

- 경과 ‘86 : TI, DRAM관련특허 10건에 대해 Dallas 지방법원과 ITC에 제소‘86 : 先 제소 후 로열티 10배 인상 조건으로 협상제의

(‘85년 이전에도 이미 이들은 1% 정도의 로열티를 지급하고 있었음)

- 배경 ‘85 : TI, 채산성 악화가 일본산 DRAM에 기인한다고 보고 특허권 강화 결정(TI는 최초의 IC특허인 ‘Kilby’ 특허를 비롯, 원천특허 다수보유기업 )

‘86 : Sharp를 시작으로 일본업체들은 모두 ITC의 최종결정 이전 협상완료

‘87 : 삼성은 ITC의 64K, 256K DRAM 대미수출금지 결정 이후 화해

- 교훈 Cross License의 중요성 (일본업체의 개량특허) 참해가 확실한데도 침해주장에 대한 적극적인 대응 미흡 (삼성)

이들 회사의 로열티 지급액 (‘86~93) 15억불 이상 (최초의 무차별 특허공세)- 결과

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

SGS-Thomson 對 韓日 DRAM 회사(1989)

- 대상 기업 : 韓日 DRAM 회사

- 경과 ‘89 : MOSTEK 특허분석 후 무기화 결정, Inmos社(영국) 매입

‘90.3 : 현대전자를 상대로 연방지법 및 ITC에 제소

- 배경 ‘85 : 美 MOSTEK社가 일본산 DRAM과의 극심한 경쟁 끝에 도산

- 교훈 매입 특허의 무기화

휴면 특허의 발굴

현대전자를 비롯, 로열티 4억5천만불 이상 징수 (‘89~93)- 결과

‘86 : S-T가 MOSTEK의 모든 자산 인수 (7,100만불)

‘89 : 경쟁사 제품 분석 후 로열티 요구 (TI의 특허무기화에 자극)

‘90.7 : 현대전자와 화해

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

IBM 對 국내 PC 업계 (1990)

- 대상 : LG, 삼성, 현대, 대우, 삼보, 효성 등

- 경과

‘89 : 실제 국내 등록된 특허은 1건, 로열티 736만불 지불합의, 협상종료

‘89 : IBM社가 보유한 PC관련 특허 160건 무단 사용 주장

‘89 : 3건 국내 추가 등록, 로열티 인상 요구 (1%에서 2%)

‘91 : 로열티 인상 요구로 한해 70억원 지불

- 특징 한꺼번에 다수 특허를 제출, 대비할 시간적 여유를 안줌

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

Polaroid 對 Kodak (1990)

- 분쟁 대상 : P社가 보유한 즉석 카메라 관련 특허 10건

- 배경 ‘44 : Edwin Land박사, 즉석카메라 개발결심, P社 창립‘48 : P社, 최초의 벗겨내기식 흑백 즉석카메라 개발

‘57 : P社, 최초의 칼라 즉석카메라 개발

: 兩社, 기술제공, 재료공급 등 상호의존적 계약 체결, 연구회합 시작

‘63 : P社, 최초의 벗겨내기식 칼라 즉석카메라 판매개시

: 연구회합 중지 (그러나 P社는 개량기술 계속제공 )

‘50년대 초 : K社, P社에 필름을 공급

‘72: P社, 자동현상 즉석카메라 최초 상용화

‘69 : License 협상실패로 P社는 ‘57년의 계약 종료 통고

: K社, 독자 개발 착수 (P社 제품 벤치마킹, 특허분석, 감정, 회피설계)

‘76: K社, 분쟁 대상의 자동현상 즉석카메라 저가 생산, 분쟁발생

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

- 경과 ‘76.4 : P社, 특허침해소송 제기: 특허침해소송과 손해배상소송으로 분리 진행

‘85.9 : 침해 판결 (P社 특허 10건 중 7건 유효, 6건 침해) 및

: 강제금지명령 (제품의 생산, 사용, 판매 등)

‘86.4 : K社, 침해 및 금지 판결에 대한 CAFC의 항소심 패소

‘86.10 : K社, 대법원의 상고심에서도 기각

‘86.10 : 손해배상소송 시작

‘82.2 : 공판 종료

‘88.6 : 재판관 자진 기피신청, K社도 기피 신청했으나 법원이 기각

‘89.4 : 재판관 교체

‘89.4 : K社는 침해판결 기각신청, 새 재판관과 CAFC가 각각 이를 기각

Polaroid 對 Kodak (1990) cont’dIII. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

‘90.10 : 배상 판결 ( 8억 7,300만불, 요구액은 135억불이었음),

: P社의 변호사비용 4,800만불은 불인정

: 고의 침해는 부정 (증거 불충분) (고의 침해시는 3배 배상)

- 경과

특허권 보호가 공공의 시장편의성보다 강하다 (미 특허제도의 특징)

- 특징

배심원 재판이 아니고 재판관 재판으로 진행

가장 길고 방대한 특허침해소송 (14년의 소송기간, 9억불에 달하는 배상액)

개척발명의 광범위한 인정

고의침해 입증의 어려움

소송의 복잡화, 장기화 (소송보다 화해가 최선)

협력관계에서 적대적 관계로 발전

Polaroid 對 Kodak (1990) cont’dIII. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

Honeywell 對 Minolta (1992)

- 분쟁 대상 : Honeywell社가 보유한 카메라의 ‘auto-focusing’ 관련특허 4건

- 경과 ‘87 : M社를 상대로 기술계약위반에 의한 특허침해소송 제기

‘87 : M社는 특허침해와 손해배상으로 분리소송 주장 (지연작전), 기각

- 배경 ‘70 : Honeywell社는 분쟁대상이 되는 4건의 오토포커싱 특허 획득

‘90 : H社는 ITC에 별도 제소, 兩社의 재판협정 위반이므로 곧 취하

(cf:’91년이 특허권의 만료이므로 ITC로부터 조기해결, 중지명령의 성과)

‘76 : Honeywell社, 카메라 사업포기

‘79 : 兩社, 기술계약 체결 (M社가 8만5천불 지급)

‘85 : M社, 생산개시 후 매출 10억불, 이익 2,900만불 (美)

‘87 : M社, 재판지 변경신청, 변경인정

(H 본사소재지인 MINN州에서 M社 주 영업지인 NJ州로)

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

‘91 : 4년(‘87~’91)간의 Discovery(증거제시)후 공판시작(9.19일부터 78일)- 결과‘92 판결 : 4건 특허 중 1건은 무효, 3건은 유효, 2건 침해, 고의침해는 없음

: 배상액 9,635만불 (요구액은 1억 4,400만불)

兩社는 그 후 화해, 향후 기술계속사용료 포함 1억 2,750만불 지급 합의

(변호사 비용 각각 1,400, 1,600만불 지출)

다른 10개 일본 카메라 회사도 H社에 기술사용료로 1억 7,560만불 지급(1992년 3/4분기 Honeywell 순익이 2배로 증가)

- 특징H社의 변호인단은 반일감정 십분 이용

배심원단은 3배의 배상을 인정 (M社 순익 : 2,900만불, 배상 : 9,635만불)

兩社는 기술 계약관계에서 분쟁으로 발전

Honeywell 對 Minolta (1992) cont’dIII. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

원양어선의 미끼투척기 사건

당사자 특허제도에 미숙한 개인

발단 XX대를 졸업하고 원양어선에 근무하던 선원이, 퇴직 후 자기가 타던원양어선의 자동 미끼 투척기를 개발하여 원양어선에 납품한 것으로부터시작됨

배경 종래의 투척기는 전부 일본제품이었으며, 개발만 하면 원양어선에장착해주겠다는 XX대 선배들의 권유에 의해 친구의 철공소에 의뢰하여개발함

진행 최초의 투척기를 어선에 장착하자 곧바로 일본회사로부터 경고장을 받음

특허권 침해가 분명하였음. 그러나 일본회사의 특허는 호주의 경쟁회사와분쟁 중이었고, 소송서류를 검토해 본 결과 일본특허는 무효의 가능성도엿보였음.

종결 그러나 개인은 소송비용과 소송 그 자체에 대한 부담으로 결국 사업 포기하고개발된 투척기는 해체함

교훈 사업 시작 전에 타인의 특허권에 대한 최소한의 지식이 필요

검토

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

당사자 한국의 T사 (B전자에 반도체 기판을 납품하는 회사임)

발단 T사가 B전자에 납품한 기판내의 한 부품이 경쟁회사인 일본의 A사의 특허를침해하는 것이라는 경고장을 받음으로써 시작됨

배경 - 양사는 모두 B전자의 납품업체로 서로 경쟁관계의 회사임- 독자 개발 제품이었으나 개발 당시 B전자 직원으로부터 A사가 이미 특허로준비 중이라는 얘기를 듣고 특허출원을 포기했던 전력이 있음

진행 - T사의 여러 문서를 검토결과, B전자의 납품일자가 일본특허일자보다앞섬을 발견하였으나 입증자료로는 불충분- 선 실시로 인한 비침해 주장을 하였으나 상대방이 받아들이지 아니함

종결 -결국 B전자의 폐기창고를 뒤진 끝에, 문제의 보드를 찾아서 보드에 붙어있는라벨에 B전자 구매팀 담당자의 싸인/날짜로 선실시의 항변이 받아들여짐- 추후 양사는 부품을 구매하는 발전적인 관계로 변모

한국 T사 소켓 사건

교훈 T사 출원이 빨랐으면 A사 특허는 무효 (양 당사자의 입지가 역전)

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

당사자 한국의 R사 (슈퍼마켓 등에 사용하는 동전 선별기 제조 회사임)

발단 R사가 미국의 K-mart에 납품한 것이 발단

배경 - 미국의 M사는 경고장 없이 곧바로 특허소송제기- M사는 이전에도 침해소송을 제기하여 대만, 중국업체를 미국시장에서퇴출시킨 경험이 여러 번 있었음

진행 - R사는 법원에 대한 최초의 답변시기를 놓쳤음 (변호사 비용 2배 증가)- 미국의 M사 특허와 R사 제품을 비교검토결과, 비 침해가 확실하였음- R사는 자신감을 갖고 미국법정에서 강한 대응을 시작, 최초의 변론이있은 후에 M사는 당황하여 협상을 제의- R사가 제안을 받아들이지 않자 M사는 합의조건을 계속 낮추었고, 결국R사가 해당제품이 정해진 기간까지 판매할 수 있도록 양자가 합의 후에 소취하

종결 - R사는 양자 합의에 따라 편안하게 K-mart에 합법적으로 납품(소송비용 이상의 이득)

- R사는 합의기한 이후에는 새로운 타입의 제품 출시로 특허시비와 무관

한국 R사의 동전 선별기 사건

교훈 침해가 아닐 경우에는 역공, 법정기일 준수

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

당사자 한국의 S사, M사 및 일본의 O사

발단 S사가 일본의 O사에 IC를 납품한 것이 발단

배경 - S사(IC 설계) => M사 (IC 제조) => O사 (전자제품 판매)

진행 - 미국의 H사가 사내외 변호사 그룹을 동원, 일본의 O사(세트업체)를 공격

- 일본의 O사는 특허보증계약을 들어 M사와 S사에게 책임을 넘김

- S사는 특허권자인 H사에게 비침해 사유를 설명하고자 하였으나 거절당함

종결 - 결국 특허권자인 H사는 한국의 S사에게 징수할 특허료가 적다고 판단하여더 이상 Action없음

한국 S사의 IC 사건

교훈 특허권자가 미국일 경우, 철저히 실리적임 (일본은 그렇지 않음)

III. 전기전자분야의 특허분쟁사례 및 대응

Guardian Property

발명자가 고려해야 할 사항

특허사무소가 고려해야 할 사항

명세서 작성 요령

특허청구범위 작성

IV. 명세서 작성실무IV. 명세서 작성실무

선행기술의 검색

Guardian Property

발명자가 고려해야 할 사항

- 발명 내용이 공개가 되었는지 여부(공지예외주장 여부)

- 발명이 진보성이 있는 것인지 여부(사전에 관련 선행기술 간이검색)

발명 내용이 신규성 및 진보성이 있는 것인지 검토

- 발명의 상세한 설명에 발명의 내용을 최대한 설명, 충분한 실시예 기재

- 선행기술과 대비하여 본원발명의 내용을 명확히 특정

논문은 반드시 특허출원 이후에 할 것!!!!!!

IV. 명세서 작성실무

부득이하게 논문이 게재되었으면 증빙을갖추어 6개월 내로 출원해야만 함!!!!!

Guardian Property

선행기술의 검색

선행기술의 검색

- 국내 : ‘www.kipris.or.kr’

-국외 :

-‘www.uspto.gov’(1976년 이후 미국공보),

-‘www.delphion.com’(미국공보, 유럽공개, 일본초록)

- ‘www.jpo.go.jp’(일본특허청),

IV. 명세서 작성실무

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- 권리범위를 최대화한 독립항의 작성

권리범위를 최적화한 청구항의 작성

- 다양한 실시예를 포함한 종속항 기재

- 청구항 수의 조절(비용 문제)

- 특허 검색 사이트를 통해 관련 선행기술을 다시 한번 검색

선행기술의 검색

- 유사한 선행기술이 존재하는 경우 권리범위에서 벗어날 수 있도록 회피설계

특허사무소가 고려해야 할 사항IV. 명세서 작성실무

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-그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로발명의 목적, 구성, 효과를 상세하게 작성

- 종래의 기술(prior art)을 반드시 기재할 것 (아는 한도 내에서, 비교 대상이 될 정도로만)

-명세서 본문은 가능한 한 본 발명을 쉽고 평이한 문장으로 서술할 것

(결국 특허심사, 특허권의 행사, 이전, 소송 등은 기술자가 아니라 법 전문가가 판단함)

- 특허로 되기 위해서는 종래의 기술과는 목적, 구성, 효과 가운데 하나라도 차별성이있어야 함. (중요도는 구성 > 효과 > 목적의 순서임)

명세서 본문 작성 요령

명세서 작성 요령IV. 명세서 작성실무

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특허청구범위 작성 요령

- 발명을 명확하고 간결하게 기재, 상세한 설명에 의해 뒷받침되도록 기재

- 독립항의 경우 종래 기술과 거의 같으나 본원 발명의 특징이 약간 드러나도록 기재(심사관의 의견제출통지를 한 번 받을 정도로 기재, 가장 넓은 권리범위를 확보)

- 청구항의 끝부분은 발명의 명칭과 일치하도록 기재(예 : ~인 반도체 회로)

- 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항을 기재

- 청구항의 수는 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재(국내 및 해외출원시 비용문제)

- 특수용어나 문자, 기호 등을 피하고 일반적인 용어만 사용.

(예 : D1, D2가 공통이고 -> 제1출력과 제2 출력이 서로 전기적으로 접속되고)

-필수적인 구성요소와 그들의 동작, 결합관계를 기재

- 특별한 경우를 제외하고는 수치한정을 피하고, 애매모호하거나 미사여구식 표현 자제

(예: 최고의, 대략적으로, 업계 평균적인, 20% 부근의 )

명세서 작성 요령 cont’dIV. 명세서 작성실무

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특허청구범위 작성 예시문제 :

선행기술로 원통형의 연필, 샤프, 볼펜….등이 존재하는 상황에서 “지우개가 달린육각형 연필” 을 발명한 경우 독립항을 어떻게 작성할 것인가?

- 연필

- 육각형 연필

- 지우개가 달린 연필

- 지우개가 달린 육각형 연필

특허청구범위 작성 -- 예시문제IV. 명세서 작성실무

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청구항 1 : 다각형의 필기구

청구항 2 : 제1항에 있어서, 소거수단을 더 구비한 필기구(필기구 반대편)

청구항 3 : 제2항에 있어서, 상기 소거수단을 금속 프레임으로 지지한 필기구

청구항 4 : 제2항에 있어서, 상기 소거수단이 액체인 필기구

청구항 5 : 제2항에 있어서, 상기 소거수단이 고무인 필기구

상기 필기구는 3각형, 4각형, 5각형, 6각형, 8각형 등 임의의 형태로 가능상기 필기구는 연필, 볼펜, 샤프, 형광펜 등 임의의 형태로 구현가능상기 소거수단은 지우개나 수정액 등 여러 형태로 변형 가능

상세한 설명의 기재

청구항의 작성 예

IV. 명세서 작성실무 특허청구범위 작성 -- 모범답안

- 끝 -

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• [모닝커피] ‘특허 괴물’의 위협• 이영완 기자 ywlee@chosun.com입력 : 2007.08.20 22:21 • • 특허 괴물(Patent Troll)이 국내 IT기업을 위협하고 있다. 2000년대 이후 본격적으로 그모습을 드러낸 특허괴물은 특별한 생산시설이나 영업조직을 두지 않고, 특허 소송을통해서 막대한 이익을 얻는 기업을 뜻한다.

가장 대표적인 회사는 미국의 인터디지털(InterDigital). 무선통신분야에서 4200여 건의미국 특허를 갖고 있는 이 회사는 2005년 12월 노키아·파나소닉·삼성전자와 이동통신관련 특허소송에서 잇따라 승소했다. 그 결과 노키아로부터 2억5300만달러, 삼성전자로부터 670만달러의 로열티를 받게 됐다.

중소기업, 폐업한 회사, 개인 발명가나 특허 경매로 저평가된 특허를 헐값에 사들인다. 일단 노키아와 같은 최고 기업을 상대로 소송을 제기해 승소하면 나머지 기업들은이들의 요구조건을 순순히 받아들이는 경우가 많다. LG전자는 인터디지털이특허소송을 경고하자 승산이 없다고 판단, 2006~2008년 사이 2억8500만 달러의 휴대폰로열티 계약을 체결했다.

특허청은 인터디지털 외에 NPT·포젠트 네트워크(Forgent Networks)·인텔렉추얼벤처스(Intellectual Ventures)·아카시아 리서치(Acacia Research)·오션 토모(Ocean Tomo)·머크익스체인지(MercExchange)·텔레플렉스(Teleflex) 등이 미국에서 특허 괴물로활동 중이라고 밝혔다. 특히 인터디지털은 1996년 이후 국내에도 진출해 현재까지 총1092건의 특허를 출원, 277건을 등록했다. 대부분 무선통신 관련 기술이다. 매년 10건전후를 출원하다가 삼성전자·LG전자와 싸우기 직전인 2005년에는 무려 468건을출원했다.

특허청 관계자는 “국내에선 인터디지털 이외에는 특허를 출원하지 않는 것으로보인다”면서도 “다른 회사들도 국내에서 주요 특허를 매입하고 있으리라 예측돼기업들의 주의가 요구된다”고 밝혔다.

특허괴물 (Patent Troll)

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박성식 이엠엘에스아이(EMLSI) 사장이 매그나칩의 CMOS 이미지센서(CIS) 기술을 빼내 중국 기업에 유출하려고 했다는혐의로 구속됐다. 이에 대해 EMLSI는 독자적인 기술로 CIS를 개발했으며 중국 파운드리 업체에 레이아웃을 보낸 것은생산시설을 이용하기 위한 절차일 뿐이라고 혐의를 부인했다.

제주지검은 21일 경쟁사의 연구원을 영입하면서 휴대폰에 내장되는 CIS 관련 기술을 빼내 중국 기업 등에 유출한혐의(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반 및 업무상배임)로 박성식 사장 등 임직원 4명을 구속했다. 또 검찰은회사를 옮기면서 CIS 관련 기술 및 자료를 유출한 혐의(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반 및 업무상배임)로전 매그나칩 연구원 김모씨(29) 등 2명을 구속했다.

검찰에 따르면 박 사장 등은 매그나칩의 CIS 기술을 이용해 CIS 설계 및 공정기술의 일부를 반도체 생산업체인 중국의GSMC사와 반도체 검사업체인 대만의 KYEC사에 전달한 혐의를 받고 있다. 또 전 매그나칩 연구원 김씨 등은 EMLSI로 회사를 옮기면서 매그나칩의 영업비밀인 CIS 개발 관련 기술 및 자료 중 80% 정도를 빼낸 혐의를 받고 있다.

검찰은 수사결과 GSMC사에서 생산하려한 CIS 제품의 설계부분에 매그나칩의 기술이 거의 그대로 이용됐으며공정부분에서는 매그나칩 기술의 30%가 유출된 것으로 드러났다고 밝혔다.

EMLSI는 휴대폰용 메모리를 설계만 하는 팹리스 업체로, 사업다각화의 일환으로 최근 CIS를 개발했다. 이를 위해 이회사는 지난 해 매그나칩 전 직원 9명을 영입한 바 있다.

EMLSI 측은 “기존 CIS는 마스크를 36장 사용해야 하지만, EMLSI는 26장만 써도 성능이 나올 수 있도록 하는 등독자적으로 기술을 개발했으며 매그나칩에서 영업비밀 침해라고 주장하는 내용은 이미 공지된 문헌에 존재하는 일반적인사항”이라며 “모든 팹리스 업체가 파운드리를 이용할 때 기본 레이아웃을 넘기게 되며, 이를 영업비밀침해라고 할 수없다”고 주장했다.

이와 관련, 박상호 매그나칩 반도체 사장은 “내부적인 혼란기에 발생한 것으로 이미 1년 전부터 내부적으로 파악하고있었으며 CEO 취임 이후 이 같은 불미스러운 일이 재발하지 않도록 보안을 강화하고 있다”며 “기술 자체는 현 주력기술이아니라 다소 지난 것이기 때문에 매그나칩의 향후 사업에는 걸림돌이 되지는 않는다”고 말했다.

문보경기자@전자신문, okmun@etnews.co.kr ○ 신문게재일자 : 2006/12/22

CIS 기술유출

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WiBro 기술유출

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15조원 가치 와이브로 기술 1800억원에 美로 유출될뻔

5조 원의 가치가 있는 것으로 추산되는 휴대 인터넷 와이브로(WiBro)의 핵심 기술을 미국으로 빼돌리려 한 국내 정보기술(IT) 업체의 전현직 연구원들이검찰과 국가정보원에 적발됐다. 서울중앙지검 첨단범죄수사부(부장 이제영)는 포스데이타가 개발한 와이브로 관련 핵심 기술을 유출한 뒤 미국에 팔아넘기려 한 혐의(부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률 위반 등)로 이 회사 전직 연구원 정모(40) 씨 등 3명과 현직 연구원 황모(46) 씨를 구속 기소했다고 20일 밝혔다.

검찰은 이 회사 미국 연구소 전 연구실장 김모 씨 등 3명이 기술 유출에 가담한 것으로 파악하고, 미국 측과 사법공조 등을 통한 국내 소환 절차를 진행중이다. ▽핵심 기술 유출 직전 적발=김 씨는 지난해 12월 미국에 인터넷기술 업체인 I사를 설립해 운영하던 중 포스데이타 측과의 불화로 올 3월 해임됐다. 이에 김씨를 따르던 정 씨 등은 지난해 10월부터 올해 3월까지 포스테이타 사무실에서 외장 하드디스크와 e메일 등을 이용해 와이브로 핵심 기술 자료를 빼낸 뒤 I사한국지사로 자리를 옮겼다. 이들이 빼낸 기술은 와이브로 개발 과정의 기술분석 자료인 ‘테크니컬 메모’, 와이브로 기지국 성능을 좌우하는 ‘기지국 채널카드’, 장비 전반에 대한 테스트결과 등이다. 이 중 일부는 I사 본사로 유출됐지만 핵심 기술은 미국으로 넘어가기 직전에 적발돼 유출을 막을 수 있었다. 이들은 포스데이타 직원 30여 명을 추가로 I사에합류시켜 빼돌린 기술을 업그레이드한 뒤 I사를 미국 IT업체에 1800억 원에 매각하려 했던 것으로 밝혀졌다. 국정원은 “기술 유출에 따른 불법행위가 문제될 경우에 대비해 미리 법률 검토까지 하는가 하면 기술자료를 개인적으로 갖고 있다가 거리낌 없이 유출하는 등도덕 불감증이 극에 달한 사례”라고 밝혔다. ▽‘차세대 성장 동력’ 사라질 뻔=2004년 정보통신부와 국내 IT업체들이 개발에 착수한 와이브로 기술은 지난해 6월 세계 최초로 상용화에 성공해 한국이원천기술을 갖고 있다. 정통부에 따르면 2006∼2010년 와이브로 산업의 국내 서비스 시장 규모는 8조1000억 원, 장비 시장 규모는 5조8000억 원에 이를 것이며 같은 기간 세계시장 규모는 총 24조 원에 이를 것으로 전망된다. 또 이 기술로 앞으로 6년간 국내에서 27만 명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 기대돼 ‘차세대 성장 동력’기술로 꼽힌다. 검찰과 포스데이타는 이번에 핵심 기술이 유출됐다면 앞으로 관련 장비의 수출이 막히는 등 15조 원의 피해를 보았을 것으로 추산했다. 포스데이타 관계자는 “와이브로 관련 핵심 기술이 전부 유출됐으면 국내와 해외의 기술 격차가 현격하게 줄어들 수도 있었을 것”이라며 “이번 기술 유출시도로 인한 회사의 피해는 미미한 수준으로 진행 중인 연구개발에 큰 차질이 없을 것”이라고 밝혔다. 포스데이타 측은 검찰 수사와 별도로 10일 기술 절취를 시도한 I사를 상대로 미국 법원에 민사소송을 냈으며, 미국 법에 따라 곧 형사고소도 할 예정이다. 한편 검찰에 따르면 수사기관이 기술 유출 범죄를 적발해 처리한 건수는 1999년 39건에 불과했지만 2002년 151건, 2004년 165건, 2005년 207건, 지난해237건으로 크게 늘어나는 추세다. 올해에는 3월 말 현재 38건이 적발됐다. 기술 유출을 막지 못했다면 2003∼2006년 총 96조여 원, 올해 1분기(1∼3월) 37조여 원의 피해를 보았을 것으로 검찰은 추산했다. 검찰은 “현행법상 기술 유출 범죄는 합법적인 감청 대상에서 빠져 있어 예방이나 적발이 쉽지 않다”며 법 개정이 필요하다는 의견을 밝혔다. 장택동 기자 will71@donga.com

WiBro 기술유출

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Intel의 탄생 (1968, R. Noyce, G. Moore, A. Grove)

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- 특허권리자는 ‘발명자’가 아니라 ‘출원인’임

- 엔지니어가 이직할 경우, 기밀자료가 아닐지라도 이전 직장의 각종 자료, 파일 등을가지고 와서는 안됨 (부정경쟁방지법에 위배) (18~21쪽 참조)

- 엔지니어 이직 시, 경쟁업계에 취업을 금지하는 기간이 과도하게 상호 약정되어 있을경우는 무효임 (취업제한규정)

- 엔지니어가 이직, 또는 창업으로 이전 직장에서 하던 일을 계속할 경우, 결과물의권리는 이전 직장에 있지 않음 (소유권에 대한 명백한 법적 근거는 없음).

- 이직 후에는 이전직장에서 자기가 발명한 특허권을 자기가 침해할 수도 있음

엔지니어가 꼭 알아야 할 사항

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스포츠 스타의 이적

- 박지성 선수(맨U)가 계약기간 후, 경쟁클럽(첼시)으로 이적하여 맨U 클럽의 작전, 운영 잘 아는 관계를 이를 역이용하여 맨U와의 경기를 매번 이겼다.

- 맨U 클럽은 경기 성적이 나빠져 구단의 주식가치 및 TV 중계권료가 폭락하여 박지성선수의 이적 이전과 대비한 결과, 2천억의 손실을 입었다.

펀드 매니저의 이적

- 삼성증권은 ‘중국A 펀드’를 새로 출시하면서 펀드 운용 기법도 새로이 개발하고, 이의운영을 ‘김이직’부장팀에게 맡겨 경이적인 수익율을 올렸다. 그러나 이 팀은현대증권에서 ‘고액 연봉’과 ‘Stock Option’을 제시하자 전부 이직하였다.

- 삼성증권은 펀드의 새로운 운용기법이 유출되고, 펀드자체의 운영에도 막대한 지장을입었는데, 이러한 종류의 펀드 시장 규모는 장차 2조원에 육박할 것으로 판단하여손실액을 2조원으로 추정하였다.

영업비밀, 잠재적 범죄자, 이적 시의 위법성

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